La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire efficace [1], préalable privilégié des titulaires de droit de propriété industrielle à toute action en contrefaçon. Sur autorisation obtenue par requête auprès du président du tribunal, elle permet la visite surprise par un commissaire de justice et une équipe d’experts (conseils en propriété industrielle, expert informatique) de tous locaux dans lesquels des actes de contrefaçon sont soupçonnés, ainsi que la saisie de tout document permettant de démontrer la contrefaçon et le préjudice subi. Pour contrebalancer cette mesure intrusive, exorbitante du droit commun, la loi et la jurisprudence prévoient des mécanismes permettant au saisi de protéger le secret des affaires. Pour en bénéficier, le saisi doit être proactif à tous les stades de la procédure, ce qui implique qu’il soit assisté et bien conseillé.
Pour pouvoir protéger ces informations couvertes par le secret des affaires, les entreprises doivent être en mesure de définir quelles informations sont couvertes selon les critères de la loi : une information qui n’est pas généralement connue, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables [2].
Réagir en amont des opérations
Pour pouvoir assurer la protection du secret des affaires au cours d’une opération de saisie-contrefaçon, les représentants du saisi doivent être en mesure d’identifier et de signaler les informations susceptibles d’être protégées. Cela suppose donc un travail préalable aussi systématique que possible pour cartographier les informations confidentielles.
Le personnel qui pourrait être amené à répondre à un commissaire de justice exécutant une ordonnance de saisie-contrefaçon doit aussi être formé à identifier rapidement ces informations. De manière plus générale, il doit être formé à répondre à un commissaire de justice au cours des opérations de saisie-contrefaçon et à adopter l’attitude appropriée.
Réagir au cours des opérations
Il est reconnu par la jurisprudence qu’une saisie-contrefaçon est une mesure probatoire exorbitante du droit commun, qui permet des investigations exceptionnellement contraignantes pour la partie saisie [3]. La saisie-contrefaçon est autorisée sur requête, c’est-à-dire sans que la partie saisie ne soit entendue. Plusieurs mécanismes sont donc mis en place pour protéger les intérêts du saisi, lors du déroulement des opérations.
Parmi les documents et informations que le commissaire de justice est autorisé à saisir par l’ordonnance, le saisi peut désigner ceux qu’il considère être couverts par le secret des affaires. La loi du 30 juillet 2018 a introduit un mécanisme de séquestre provisoire, qui est prévu dans l’ordonnance à la demande du saisissant, ou ordonné d’office par le juge rendant l’ordonnance [4]. Il appartiendra alors au commissaire de justice de placer ces documents sous séquestre provisoire. Ils ne sont communiqués au saisissant qu’après un délai de 30 jours, sauf pour le saisi de faire une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon auprès du juge.
Le séquestre est alors maintenu jusqu’à ce que le juge se prononce sur la question de la communication de ces informations. Agir dans ce délai d’un mois, en justifiant du caractère secret des informations saisies nécessite d’être réactif et prêt à agir rapidement à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon. La jurisprudence de la Cour de cassation impose le recours à la mise sous séquestre, telle que prévue par le Code de commerce, à l’exclusion de tout autre moyen qui pourrait être envisagé pour limiter l’accès du saisissant à ces documents [5].
A défaut de l’exercice d’un tel recours en rétractation, le séquestre est levé et les documents sont remis à la partie saisissante, sans modalités particulières de protection. Au cours d’une procédure de rétractation, plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour protéger le secret des affaires du saisi, tout en permettant la démonstration de la contrefaçon.
Le tri des pièces séquestrées au cours de la saisie-contrefaçon
L’enjeu est ici d’assurer une proportionnalité entre le respect des droits de propriété intellectuelle et le droit du saisissant de démontrer la contrefaçon, d’une part, et le respect du secret des affaires du saisi, d’autre part. Le caractère confidentiel d’une information ne fait pas obstacle à l’utilisation d’une information lorsqu’elle est nécessaire à la démonstration de la contrefaçon.
Dès lors, le juge veille à limiter l’accès du saisissant aux seules informations utiles à la solution du litige, quand bien même il s’agirait d’informations couvertes par le secret des affaires. Plusieurs mécanismes permettent de vérifier la nature confidentielle de ces informations et d’identifier celles nécessaires à l’issue du litige. Il appartient à la partie saisie de démontrer qu’une pièce est protégée par le secret des affaires, par la production d’un mémoire précisant les motifs de sa protection, dans un délai fixé par le juge [6]. Il s’agit donc à nouveau d’une charge qui pèse sur la partie saisie, détentrice d’informations protégées par le secret des affaires.
Une fois le caractère confidentiel établi, il convient de déterminer lesquelles de ces informations sont nécessaires à la démonstration de la contrefaçon. Le principe posé par le Code de commerce [7] est que le juge refuse la communication ou la production d’une pièce couverte par le secret des affaires lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige. Elle doit toutefois être produite dans le cas contraire [8].
En pratique, cela passe par des mesures de tri des documents saisis. En cas de désaccord entre les parties sur la nature confidentielle de l’information et/ou sur sa nécessité à la démonstration de la contrefaçon, le juge chargé du contrôle de la mesure de saisie-contrefaçon peut désigner un expert pour procéder au tri des pièces saisies. L’intervention d’un tiers indépendant pour cette mission peut être coûteuse pour les parties, mais présente l’avantage de rythmer les échanges et de permettre de procéder à certains arbitrages lorsque cela est nécessaire, sans enliser ces opérations de tri.
Une mesure de tri peut aussi être organisée sans impliquer d’expert. Les parties forment alors un cercle de confidentialité, qui peut réunir leurs avocats, leurs conseils en propriété industrielle, ainsi qu’un ou deux représentants des parties à la procédure. Tous sont soumis à la plus stricte confidentialité sur les pièces auxquelles ils vont avoir accès, soit de par leurs règles déontologiques, soit en application d’un accord de confidentialité prévu spécifiquement.
Une telle organisation est plus flexible. En l’absence de tiers pour procéder à des arbitrages, les parties peuvent être amenées à devoir saisir le juge à chaque nouvelle difficulté ou à chaque désaccord structurel qu’elles n’arrivent pas à trancher entre elles. Cela peut ralentir la procédure. Si les parties s’accordent à la demander, les juges semblent enclins à autoriser de telles méthodes de tri des pièces.
L’utilisation des pièces nécessaires à la solution du litige
Une fois les pièces saisies triées, il convient d’établir comment elles peuvent être utilisées comme preuves, dans l’action en contrefaçon. Le Code de commerce prévoit plusieurs mécanismes pour y parvenir. Les parties peuvent préparer des versions expurgées ou résumées des pièces, préparées uniquement pour les besoins de la procédure. Cette version peut masquer des informations confidentielles qui ne sont pas utiles à la démonstration de la matérialité, l’étendue ou l’origine de la contrefaçon, comme le nom de clients. Si une information couverte par le secret des affaires doit être utilisée pour cette démonstration, le juge désignera alors la ou les personnes soumises à une obligation de confidentialité pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Dans le cadre d’une mesure de tri amiable, les parties sont libres de s’accorder entre elles sur les versions de pièces qui doivent être versées aux débats, et de désigner ensemble les informations qui doivent être occultées. Au stade du jugement, d’autres moyens encore permettent la protection des éléments recueillis lors de la saisie. La partie saisie peut demander que deux versions du jugement soient préparées, à savoir une version confidentielle, contenant toutes les informations saisies utiles à la solution du litige, et une version non confidentielle, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires.
Une vigilance particulière est donc nécessaire en anticipation et à tous les stades de la procédure pour permettre au saisi de s’assurer du respect du secret des affaires. La plupart des moyens de protection ne sont en effet mis en œuvre qu’à la demande du saisi. Il faut donc viser à être réactif et bien accompagné.
[1] Notre article ODA du 26 juin 2024.
[2] Article L. 151-1 du Code de commerce.
[3] Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 8 novembre 2023, n° 21/17805.
[4] Article R.153-1 du Code de commerce.
[5] Chambre commerciale économique et financière, 1er février 2023, n° 21-22.225.
[6] Article R. 153-3 du Code de commerce.
[7] Article R. 153-5 du Code de commerce.
[8] Article R. 153-6 du Code de commerce.
