Par Virginie Ulmann, avocat associé, Frédérique Fontaine, avocat senior, et Thomas Defaux, avocat, Baker & McKenzie

L’aboutissement rapide de cette proposition de loi était une priorité pour le gouvernement qui avait engagé la procédure accélérée sur ce texte. Cette loi entrera en vigueur dès le lendemain de sa promulgation, qui devrait intervenir dans les jours à venir. Dans le prolongement de la loi du 29 octobre 2007, ce texte vise à renforcer et à clarifier l’arsenal législatif de lutte contre la contrefaçon dans le respect des normes communautaires. La nouvelle loi apporte des modifications substantielles en matière de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, de procédure et de moyens d’action des douanes.

Amélioration de l’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon

Constatant une trop faible indemnisation des victimes de contrefaçon, le législateur a souhaité améliorer et clarifier les dispositions relatives à la réparation financière du préjudice subi. La loi nouvelle invite désormais le juge, pour fixer le montant des dommages-intérêts, à distinguer formellement chacun des trois chefs de préjudice que sont les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

La loi du 29 octobre 2007 imposait déjà au juge de prendre en considération ces trois éléments, mais ils étaient jusqu’à présent appréciés globalement. En formalisant cette obligation de distinguer les trois chefs d’indemnisation, la nouvelle loi devrait permettre une appréciation plus précise et détaillée des dommages-intérêts alloués en cas de contrefaçon.

Au titre des «conséquences économiques négatives», le législateur souhaite imposer aux tribunaux de prendre en compte, en plus du manque à gagner, la «perte subie» par la victime de la contrefaçon. Cette perte subie vise par exemple la dépréciation ou la banalisation de la valeur de la marque, la perte de l’opportunité de conclure des contrats de licence ou encore la dévalorisation des investissements réalisés.

De plus, au titre des «bénéfices réalisés par le contrefacteur», le juge devra également prendre en compte «les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que [le contrefacteur] a retirées de la contrefaçon». Jusqu’à présent, le Code de la propriété intellectuelle ne visait que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et non les économies d’investissements qui pouvaient éventuellement être sanctionnées sur le terrain du parasitisme.

Alignement des délais de prescription en matière de propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun

En matière de propriété intellectuelle, les délais de prescription des actions civiles sont actuellement variables. Les actions en contrefaçon de marques, de dessins et modèles et brevets d’invention se prescrivent par trois ans, tandis que le délai de prescription est de cinq ans en matière de contrefaçon de droit d’auteur ou d’indication géographique. La nouvelle loi aligne l’ensemble des délais de prescription pour agir en contrefaçon sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.

Uniformisation des procédures de saisie-contrefaçon

S’agissant de la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques, obtentions végétales et indications géographiques), la nouvelle loi vise à autoriser la saisie descriptive par l’huissier, dans son procès-verbal, des instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. En l’état actuel du droit, seule une saisie réelle de ces matériels était possible.

En matière de propriété littéraire et artistique, la procédure de saisie-contrefaçon est alignée sur la procédure applicable aux droits de propriété industrielle, en prévoyant désormais une compétence exclusive du président du tribunal de grande instance et la nullité de la saisie en l’absence d’action au fond dans le délai réglementaire imparti de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils.

Clarification de la procédure du droit à l’information

Transposant la directive 2004/48, la loi du 29 octobre 2007 avait créé une procédure dite du «droit à l’information» permettant au demandeur à une action en contrefaçon de solliciter auprès du tribunal qu’une injonction judiciaire soit prononcée à l’encontre du prétendu contrefacteur de communiquer des éléments d’information sur l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. La mise en œuvre de ce dispositif a soulevé plusieurs difficultés d’interprétation nuisant à l’efficacité de cette mesure.

Le nouveau texte vient pallier ces incertitudes et étend sensiblement le champ d’application du droit à l’information qui pourra désormais :

- être sollicité pour des faits simplement «argués» de contrefaçon et donc, par conséquent, dès le stade de la mise en état et avant toute décision au fond ;

- être sollicité auprès du juge des référés (en plus du juge saisi du fond) ;

- concerner toute information ou tout document jugé pertinent par opposition aux dispositions antérieures qui fixaient une liste limitative d’informations et de documents.

Extension des pouvoirs du juge saisi d’une action en contrefaçon

La nouvelle loi crée une disposition commune à tous les droits de propriété intellectuelle en application de laquelle «la juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée».

Cette procédure vise à permettre au titulaire du droit ayant engagé une action en contrefaçon de solliciter du juge de la mise en état la production forcée des preuves matérielles, autrement que par le biais d’une saisie-contrefaçon.

Renforcement de la spécialisation des tribunaux en matière de propriété intellectuelle

La compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention et de marques communautaires est étendue aux inventions de salariés.

Accroissement des moyens d’action des douanes

La nouvelle loi étend les mesures de retenue douanière à toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle afin d’harmoniser les règles nationales avec celles prévues par le règlement de l’Union européenne n° 608/2013 du 12 juin 2013, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Les opérations d’infiltration des douanes et la technique douanière du coup d’achat sont elles aussi désormais applicables aux contrefaçons de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les obtentions végétales, topographies de semi-conducteurs et indications géographiques.

Autre nouveauté à souligner : l’extension des pouvoirs des douanes sur les marchandises contrefaisantes transportées par voie postale. Face à l’explosion du volume de produits contrefaisants transportés par voir postale ou par fret express, le nouveau texte permet à l’administration douanière d’accéder aux locaux professionnels des concurrents de la Poste et de ceux de toutes les entreprises de fret express pour rechercher et constater les mêmes infractions douanières que celles pour lesquelles ils sont actuellement autorisés à visiter les locaux de la Poste.

La loi de lutte anti-contrefaçon prévoit en outre la création d’un fichier visant à faciliter la recherche, la constatation et le rassemblement des preuves des infractions douanières. Ce fichier, qui concentrera des informations sur l’identification des marchandises, leur moyen de transport et les personnes concernées par l’acheminement, devra être alimenté par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret et sera centralisé par la Direction générale des douanes. La loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat, qui sera pris après avis de la CNIL, pour fixer les modalités d’application et notamment préciser la nature et les catégories de données concernées.

Les attentes des titulaires de droits, en particulier en matière d’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, sont importantes. Confortés par cette législation renforcée, les praticiens vont pouvoir continuer à œuvrer pour obtenir une réparation plus importante du préjudice causé par la contrefaçon et surveilleront de près l’application du nouveau texte par les tribunaux, en espérant une jurisprudence de plus en plus dissuasive à l’égard des contrefacteurs.