Par Marina Cousté, associée, et Sarah Madi, avocate, Simmons & Simmons

La décision de l’EUIPO et sa portée

Supermac, une chaîne de restaurants fast-food irlandaise, a sollicité la déchéance de la marque de l’Union européenne «BIG MAC» n° 000062638 détenue par McDonald’s, déposée en 2016 et enregistrée en 1998, en prétendant que cette marque n’aurait pas été utilisée en classes 29, 30 et 42 pour désigner des sandwichs et des restaurants pendant une période continue de cinq ans.

En effet, il convient de rappeler qu’une marque est susceptible d’être déchue pour défaut d’exploitation si elle n’est pas exploitée de manière continue pendant cinq ans (pour les marques de l’Union européenne, voir article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (2)).

En réponse à cette attaque, McDonald’s a fourni quatre types de preuves d’usage pour démontrer que sa marque était bien utilisée :

- trois attestations de ses dirigeants en Allemagne, en France et en Royaume-Uni sur le chiffre d’affaires réalisé en relation avec les sandwichs «BIG MAC», auxquelles étaient annexés des exemples de packaging, de brochures promotionnelles et des menus ;

- des brochures et affiches publicitaires en Allemagne, en France et en Royaume-Uni, des packagings et des extraits de ses sites internet ;

- des extraits des sites Internet de McDonald’s dans plusieurs pays ;

- un extrait du site internet Wikipédia sur le hamburger «Big Mac».

L’EUIPO a considéré que ces preuves n’étaient pas suffisantes pour prouver l’usage de la marque «BIG MAC» en soulignant que McDonald’s ne démontrait pas d’actes de vente (alors pourtant qu’il est indiqué que certaines des preuves d’usage produites par McDonald’s faisaient apparaître le prix de vente de ses sandwichs (3)) et a donc prononcé sa déchéance pour l’ensemble des produits et services désignés par ladite marque en classes 29, 30 et 42.

Que l’EUIPO ait rejeté l’extrait Wikipédia n’est guère étonnant. En revanche, les attestations sur le chiffre d’affaires combiné aux éléments publicitaires et promotionnels n’auraient-ils pas du suffire à démontrer l’usage à titre de marque du signe «BIG MAC» ? L’usage à titre de marque ne se résumerait-il qu’à un acte de vente ?

Certes, cet usage est l’objet d’une appréciation souveraine des juges : elle est donc très variable d’une juridiction à l’autre.

L’arrêt Ansul de la Cour de Justice de l’Union européenne le 11 mars 2003 (4) avait rappelé que la fonction essentielle de la marque était «de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services» et que «l’appréciation du caractère sérieux […] doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque […]».

Cette même Cour, dans une importante décision L’Oréal du 18 juin 2009 (5), avait fait une appréciation large de l’usage à titre de marque en retenant qu’une marque pouvait revêtir les «fonctions de communication, d’investissement ou de publicité».

Certaines décisions du Tribunal de l’Union européenne (6) ont néanmoins considéré que la diffusion d’un signe dans des magazines n’était pas suffisante pour démontrer l’usage à titre de marque (voir également EUIPO 27 juillet 2018 (7)).

En France, dans le même sens, la Cour de cassation avait en 2004 (8) censuré une décision ayant validé une exploitation constituée principalement par des documents publicitaires. D’autres décisions se sont quant à elles prononcées en sens inverse (CA Paris 19 octobre 2001 (9) et 23 novembre 2012 (10); CA Colmar 29 mars 2017 (11)).

C’est donc une appréciation singulièrement stricte que l’EUIPO a adoptée dans sa décision «BIG MAC» pour considérer comme insuffisantes les preuves d’usage produites.

Quels impacts pour McDonald’s et nos recommandations aux titulaires de marque

Cette décision prive McDonald’s de sa marque de l’Union européenne «BIG MAC» n° 000062638 qu’elle ne peut donc plus invoquer à l’encontre de tiers qui utiliseraient le terme «BIG MAC» ou un terme similaire.

Les autres marques «BIG MAC» détenues par McDonald’s (notamment sa marque française n° 1659236) qui auraient été enregistrées il y a plus de cinq ans sont potentiellement impactées par cette décision.

Dans ce contexte, les moyens d’action de McDonald’s pour s’opposer à la reprise du terme «BIG MAC» par des tiers sont désormais limités.

Le géant du fast-food demeure toutefois en mesure d’empêcher cette reprise par d’autres biais et devrait donc pouvoir continuer à défendre son monopole sur la dénomination «BIG MAC».

En premier lieu, McDonald’s est notamment titulaire d’une autre marque de l’Union européenne «BIG MAC» n° 017305079 déposée en 2017 et qui n’est donc, pour l’heure, pas sujette à déchéance pour défaut d’exploitation. McDonald’s pourra donc s’appuyer sur cette marque pour empêcher la reprise par des tiers du terme «BIG MAC». L’inconvénient de cette marque est qu’elle ne permet pas de contester des actes remontant à avant 2017 (ce qui implique potentiellement des dommages et intérêts moins importants pour McDonald’s en cas d’action).

En second lieu, selon les législations locales, McDonald’s pourrait également s’opposer à la reprise du terme «BIG MAC» sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire (12).

La décision de l’EUIPO du 11 janvier 2019 n’est en tout état de cause pas définitive car McDonald’s a la possibilité d’engager un recours dans un délai de deux mois. Elle devra alors certainement produire des preuves d’usage complémentaires pour espérer maintenir sa marque de l’Union européenne n° 000062638.

Nos recommandations à l’attention des titulaires de marque : la décision «BIG MAC» montre qu’il est indispensable pour les titulaires de marque de collecter le maximum de preuves d’usage et en particulier de combiner les éventuels éléments promotionnels et publicitaires à des preuves de la commercialisation des produits et services désignés par la marque concernée, telles que des factures ou encore des attestations d’expert-comptable. En d’autres termes, veiller à faire la preuve par tous moyens sans en exclure aucun.

(1). EUIPO 11 janvier 2019, n° 14 788 C.

(2). Art. 18 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage […]».

(3). Page 3 de la décision.

(4). CJUE 11 mars 2003 Ansul, C-40/01.

(5). CJUE 18 juin 2009, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd., C-487/07.

(6). TUE 8 mars 2012, T 298/10.

(7). EUIPO 27 juillet 2018, n° B 2 417 288.

(8). Com 30 novembre 2004, n° 02-18731.

(9). CA Paris 19 octobre 2001, PIBD 2002, 743, III-259.

(10). CA Paris 23 novembre 2012, RG n° 12/02752.

(11). CA Colmar 29 mars 2017, RG n° 14/02223.

(12). En France, une telle action serait fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.