Le verdict du tribunal new-yorkais était attendu par le monde du luxe et les acteurs du Web3 : l’artiste Mason Rothschild vient d’être condamné pour contrefaçon en raison de la commercialisation des NFT MetaBirkins. Il s’agit de la première affaire d’ampleur impliquant la question de la protection de la propriété intellectuelle dans le Web3, cette nouvelle génération du Web reposant sur la blockchain, les cryptomonnaies et les NFT.
Les NFT (non-fungible tokens) sont des jetons non fongibles inscrits dans une blockchain dont la fonction peut être assimilée à celle d’un titre de droits sur le contenu numérique auquel il est associé. Bien que les NFT bénéficient des garanties inhérentes à la technologie blockchain (transfert de propriété, authentification du titulaire, inaltérabilité, transparence des transferts), ils peuvent poser certains problèmes en matière de propriété intellectuelle.
Fin 2021, Mason Rothschild avait créé et vendu 100 NFT intitulés « MetaBirkins » associés à des images représentant les emblématiques sacs à main de la collection « Birkin » d’Hermès recouverts d’une fausse fourrure colorée en lieu et place du cuir. Le prix de chaque NFT était fixé à 450 dollars en plus d’une redevance sur les ventes ultérieures. Hermès, qui n’avait pas donné son accord pour une telle collection, a rapidement mis l’artiste en demeure de cesser la vente des NFT. En parallèle de cette action, la maison de luxe a également obtenu la fin de vente des NFT par la plateforme OpenSea.
Mason Rothschild a refusé de se conformer à la demande d’Hermès en invoquant la protection de sa liberté d’expression artistique par le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis. Il a expliqué s’inscrire dans une démarche artistique visant notamment à dénoncer la cruauté animale dans le monde de la mode1. Hermès l’a alors assigné devant un tribunal de l’Etat de New York le 14 janvier 2022 en s’appuyant sur les droits conférés par ses marques enregistrées aux Etats-Unis protégeant tant le signe Birkin que l’apparence visuelle des sacs2.
Le verdict de l’affaire MetaBirkins
Dans son verdict rendu le 8 février 20233, le jury a condamné Mason Rothschild pour contrefaçon de marque, dilution de marque renommée et pour cybersquattage du fait de l’usage du nom de domaine « metabirkins.com ». Le jury a rejeté l’argument en défense reposant sur la liberté d’expression artistique et condamné l’artiste à payer à Hermès 133 000 dollars de dommages et intérêts.
S’il n’est pas certain qu’il s’agisse là du dernier épisode de cette affaire, l’appel du jugement étant encore ouvert, il est d’ores et déjà possible d’en tirer certains enseignements concernant la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle dans les projets du Web3.
La défense de la propriété intellectuelle face aux NFT d’un tiers
Sous l’angle du droit français, une action similaire pourrait être introduite sur le fondement du droit des marques. L’enregistrement d’une marque confère en effet à son titulaire un droit de propriété lui permettant d’interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires4. Conformément à la jurisprudence européenne5, l’usage en cause doit avoir lieu dans la vie des affaires, être fait à titre de marque et être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment la fonction de garantie d’identité d’origine. En outre, les marques jouissant d’une renommée bénéficient d’une protection renforcée permettant même à leur titulaire de s’opposer à l’usage du signe pour des produits ou services non similaires si cet usage du signe tire indûment profit, sans juste motif, du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice6.
Dans l’hypothèse de la commercialisation de NFT associés à des images de sacs de luxe sans autorisation, la contrefaçon de marque pourrait être retenue, l’usage à titre de marque étant difficilement contestable. En outre, le titulaire de la marque pourrait chercher à revendiquer l’atteinte à la renommée de sa marque.
Au-delà du droit des marques, la question de l’atteinte au droit d’auteur pourrait également se poser. En droit français, toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre, sans autorisation, est en principe illicite7. Ainsi, à supposer que le sac concerné constitue une œuvre originale8, l’œuvre numérique intégrant l’image du sac pourrait constituer une contrefaçon de droit d’auteur.
Enfin, une protection complémentaire par l’action en concurrence déloyale et/ou parasitaire pourrait être envisagée, respectivement dans l’hypothèse où le contrefacteur créerait un risque de confusion dans l’esprit du public et/ou se placerait dans le sillage du titulaire de marque. Ce fondement permettrait notamment de suppléer l’action en contrefaçon en cas de fragilité des droits liés à la marque ou de compléter l’action en contrefaçon afin de cibler des comportements qui n’incluent pas directement la reprise du signe protégé à titre de marque.
La stratégie de dépôt de marque pour les projets NFT
Il est fortement recommandé aux entreprises qui souhaiteraient commercialiser des NFT de recourir à un dépôt de marque afin de protéger le nom des NFT et l’apparence visuelle des images qui y sont associées. Pour guider les acteurs dans cette démarche, l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont récemment précisé leurs recommandations en matière de dépôt de marques relatives à des NFT9. L’EUIPO conseille ainsi de ne pas enregistrer le terme « jetons non fongibles » en tant que tel, mais de préciser le libellé en fonction du type de produit ou service associé au NFT, en visant par exemple les « produits virtuels téléchargeables, à savoir vêtements virtuels » en classe 9.
L’affaire MetaBirkins ouvre donc la voie aux possibles condamnations pour contrefaçon dans le Web3. Elle pose aussi la question du sort des NFT associés à des faits de contrefaçon, la destruction des jetons étant difficilement envisageable, dans la mesure où les données relatives aux NFT sont stockées sur la blockchain. De la même manière, toute décision portant sur les NFT pourrait soulever des problématiques en matière d’exécution au regard notamment du principe de territorialité du droit des marques et du droit d’auteur.
1. Communiqué de presse publié le 22 décembre 2021 sur le compte Instagram @metabirkins
2. Voir pour un équivalent européen : marque européenne tridimensionnelle n° 004467247 déposée le 26 mai 2005.
3. US District Court for the Southern District of New York, affaire Hermès c. Mason Rothschild (1:22-cv-384-JSR), verdict du 8 février 2023.
4. Article L. 713-2 Code de la propriété intellectuelle ; article 9, § 2 (a) et (b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
5. CJCE, 12 novembre 2002, affaire C-206/01, Arsenal Football Club ; voir aussi récemment, CJUE, 22 décembre 2022, affaires jointes C‑148/21 et C‑184/21, Christian Louboutin c. Amazon.
6. Article L. 713-3 Code de la propriété intellectuelle ; article 9 § 2 (c) du RMUE.
7. Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
8. Voir pour des exemples de jurisprudences reconnaissant la protection de sacs de luxe par le droit d’auteur (en l’occurrence, le sac Birkin d’Hermès) : TGI Paris, 12 mars 2015, n° 14/04117 ; TGI Paris, n° 13/02695.
9. INPI, « La désignation des produits et services dans le cadre des dépôts de marques relatifs aux NFT, au métavers et aux actifs numériques », 15 novembre 2022 ; EUIPO, communiqué « Produits virtuels, jetons non fongibles et métavers », 23 juin 2022.
