Du fait de l’actuel blocage politique, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) a été à nouveau reportée à fin janvier 2020, soit plus de trois ans et demi après le vote du référendum. Le Brexit semble être un travail de Sisyphe dont l’issue paraît aussi impossible à concrétiser qu’à prédire. Dans tous les cas, que la sortie du Royaume-Uni soit soft (avec accord) ou se solde par un no deal (sans accord), les autorités britanniques, et notamment l’Intellectual Property Office (UK IPO), ont anticipé ses effets. Concernant les marques, dessins et modèles, certains changements majeurs interviendront et ne manqueront pas d’impacter les titulaires de droits.
Par Véronique Dahan, associée, et Laure Arnon Duquesnoy, avocate, August Debouzy
En matière de propriété intellectuelle, le Brexit affectera davantage les marques, dessins et modèles de l’UE que le droit d’auteur, relativement épargné car moins harmonisé. Hormis des différences calendaires et l’ajout d’une éventuelle période de transition, ses effets seront substantiellement les mêmes, qu’il y ait ou non un accord entre l’UE et le gouvernement britannique.
I. Une migration automatique des marques visant le Royaume-Uni
Les marques concernées par la sortie du Royaume-Uni sont, d’une part, les marques de l’UE, et, d’autre part, les marques internationales désignant l’UE (les marques impactées).
Au jour du Brexit, pour assurer le maintien de la protection, ces deux catégories de marques, dès qu’elles sont enregistrées, seront reportées à l’identique sur les registres britanniques et traitées comme des marques nationales enregistrées auprès de l’UK IPO. A noter que le «clonage» des marques internationales visant l’UE ne donnera pas lieu à une nouvelle marque internationale désignant le Royaume-Uni, mais bien à un titre national.
Ce report sera automatique, gratuit et n’impliquera aucune nouvelle formalité de dépôt. Les marques converties conserveront la même date de dépôt ou de priorité. Sous réserve d’un changement ultérieur, aucune obligation de modifier le mandataire inscrit n’incombera aux titulaires, même si celui-ci est établi hors du Royaume-Uni. En revanche, si certaines inscriptions ont été effectuées (telles que des licences, nantissements, gages, etc.), elles ne bénéficieront pas du report automatique et il incombera au titulaire d’effectuer à nouveau ces formalités devant l’UK IPO afin de les rendre opposables aux tiers. Pour ce faire un délai de douze mois à compter du Brexit sera mis en place.
En outre, la vigilance est de mise pour les marques dont le libellé n’aurait pas été déposé en anglais. Dans ce cas, l’UK IPO procédera à sa traduction, à l’issue de laquelle les titulaires bénéficieront d’un droit de rectification en cas d’erreur. Aucun délai n’est précisé à ce stade.
Peut-on refuser cette migration automatique ?
Malgré les informations lacunaires divulguées par l’UK IPO, il semblerait qu’un titulaire non intéressé par cette migration puisse s’y opposer (opt-out). Cette faculté ne pourra s’exercer qu’après le Brexit, l’UK IPO refusant de publier le formulaire idoine avant la sortie définitive du Royaume-Uni.
Toutefois, si la marque concernée par l’opt-out est exploitée au Royaume-Uni ou est impliquée dans un contentieux lors du Brexit, son titulaire ne pourra pas s’opposer au report automatique. En cas de fraude à ces règles, l’UK IPO se réserve le droit de reporter d’office la marque sur ses registres.
Quid des demandes d’enregistrement en cours ?
Les demandes d’enregistrement de marques en cours d’examen devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ou auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) au jour du Brexit ne seront pas «clonées» automatiquement. Le titulaire devra donc redéposer la marque devant l’UK IPO, moyennant le paiement de la taxe d’enregistrement afférente.
Toutefois, par souci d’équité, un délai de grâce de neuf mois permettra au titulaire de bénéficier de la date de priorité du dépôt européen ou international, à condition que les signes et leur libellé de produits/services soient strictement identiques.
Ainsi, il est conseillé aux titulaires d’être particulièrement vigilants concernant les marques en cours d’examen dont l’enregistrement est notamment retardé par une procédure d’opposition.
Quid du renouvellement de ces titres ?
En principe, si les marques impactées expirent après le Brexit, il sera nécessaire de renouveler séparément la marque de l’Union européenne et le droit national nouvellement créé.
Toutefois, si les marques impactées expirent après le Brexit mais ont fait l’objet d’un renouvellement anticipé, elles devront être, à nouveau, renouvelées devant l’UK IPO, qui ne prendra pas en compte les renouvellements précoces. Il incombera donc aux titulaires de renouveler à nouveau la marque devant l’UK IPO. Pour ce faire, ils disposeront d’un délai de grâce à compter de l’expiration de la marque. En pratique, il est donc conseillé aux titulaires des marques impactées d’attendre la date d’expiration effective pour procéder au renouvellement.
Quant aux marques qui expireront dans les six mois suivant le Brexit, l’UK IPO a prévu d’envoyer aux titulaires un rappel par courrier. Ces derniers bénéficieront également d’un délai de grâce de six mois à compter de la date du courrier permettant de procéder sans frais supplémentaires au renouvellement tardif.
Quant aux marques expirées au jour du Brexit mais pour lesquelles le délai de grâce court toujours, elles seront reportées comme marques nationales «expirées», mais pourront être renouvelées sans frais pendant une nouvelle période additionnelle de six mois à compter du Brexit. A défaut, elles seront supprimées du registre britannique et la date du Brexit sera alors adoptée comme date d’expiration.
Quid de l’usage de la marque ou de sa renommée ?
Le risque d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation (c’est-à-dire pour non-usage de la marque) au Royaume-Uni se pose pour les marques britanniques nouvellement «clonées». En effet, les titulaires risquent de perdre leur nouvelle marque britannique, quand bien même la marque de l’UE correspondante est valablement exploitée dans un autre territoire de l’UE.
Sur ce point, par souci d’équité, l’UK IPO garantit que tout usage de la marque dans l’UE fait avant le Brexit sera considéré comme un usage du titre britannique nouvellement créé. Par exemple, une marque de l’UE enregistrée en 2018 qui est exploitée en Espagne et au Portugal fera échapper la nouvelle marque britannique d’une action en déchéance qui serait initiée post Brexit en 2021 pour non-usage. Cependant, lorsque la période de cinq ans pour laquelle l’usage est requis a débuté post Brexit, l’usage de la marque correspondante dans l’UE pendant cette période ne sera pas pris en compte.
Un raisonnement comparable sera mis en place par l’UK IPO concernant la renommée de la marque concernée.
II. Un sort analogue réservé aux dessins et modèles communautaires et internationaux
Similairement, les dessins et modèles communautaires ou internationaux désignant l’UE enregistrés feront l’objet d’une migration automatique et gratuite au sein des registres britanniques.
Le titre nouvellement créé, analogue à un titre national britannique (et non à un titre international désignant le Royaume-Uni), s’appellera «re-registered design» et conservera la même date de dépôt ou de priorité. Les dispositions relatives au renouvellement de la marque seront également applicables aux modèles.
Les demandes d’enregistrement en cours d’examen (ou celles dont la publication a été ajournée) ne seront pas reportées mais l’UK IPO accordera un délai de grâce de neuf mois permettant aux déposants de bénéficier de la date de priorité du dépôt européen ou international.
Quid des dessins et modèles communautaires non enregistrés ?
Pour rappel, le droit de l’Union européenne protège les dessins et modèles même lorsqu’ils n’ont pas été enregistrés. Le cas échéant, la protection accordée dure trois ans. A ce jour, le droit anglais ne protège que les dessins et modèles non enregistrés tridimensionnels. Les dessins et modèles bidimensionnels cesseront donc de produire leurs effets au Royaume-Uni au jour du Brexit.
Pour remédier à cette lacune, un nouveau type de droit ad hoc est en train d’être créé, appelé «supplementary unregistered design». Sous réserve de précisions ultérieures, il devrait fournir une protection analogue au Royaume-Uni jusqu’à l’expiration de la durée de protection restante.
III. Quel sort pour les procédures intentées avant le Brexit ?
Toute action intentée avant la date du Brexit devant les tribunaux ou l’EUIPO va suivre son cours, à la différence que les injonctions délivrées post Brexit, qui affecteront l’ensemble des territoires protégés par la marque de l’UE, n’affecteront pas la marque britannique nouvellement créée. Afin d’obtenir une injonction contre la marque britannique, il incombera à tout tiers intéressé d’introduire une action séparée.
Par ailleurs, les procédures intentées par un titulaire de marque nationale britannique à l’encontre d’une marque de l’UE, avant le Brexit, seront classées sans suite et chaque partie supportera ses coûts. En effet, la marque de l’UE ne couvrant plus le Royaume-Uni, le titulaire de la marque nationale britannique antérieure n’aura plus d’intérêt à agir. Les mêmes principes s’appliqueront aux dessins et modèles.
En définitive, il est conseillé aux titulaires de droits ou à leurs mandataires d’être particulièrement vigilants et d’identifier précisément, via un audit rigoureux des portefeuilles de marques et des dessins et modèles, quels titres seront impactés par le Brexit.
