Mécanisme utile et nécessaire, la déchéance pour défaut d’exploitation place l’usage au cœur du droit des marques et garantit qu’un titulaire qui n’exploite pas sa marque pour l’ensemble des produits ou services visés à l’enregistrement ne conserve pas un monopole indu à son égard, au détriment du principe fondamental de la sauvegarde de la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour tous les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans, s’expose à ce que sa marque soit déchue pour défaut d’usage sérieux [1].

Malgré la sévérité du principe, l’approche des juges demeure pragmatique et circonstanciée, offrant aux titulaires de droits l’assurance d’une mise en œuvre rationnelle de la déchéance. Le contentieux de la déchéance pour défaut d’exploitation génère ainsi une jurisprudence conséquente et évolutive, qui s’illustre par les considérations accordées par les juges aux circonstances factuelles de la cause, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

Dichotomie entre le mécanisme de la déchéance et l’appréciation de la similarité entre produits et services

On peut regretter une forme de dichotomie entre le mécanisme de la déchéance, d’une part, et celui de l’appréciation de la contrefaçon, d’autre part, dès lors que le titulaire d’une marque partiellement déchue peut souvent, malgré tout, voir ses demandes en contrefaçon aboutir, par le jeu de la similarité entre produits et services. Ainsi, dans certains cas, pour que la demande en déchéance comme moyen de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon soit efficace, encore faut-il que le juge procède à la restriction du libellé de la marque déchue de manière à écarter toute similitude sur le plan de la comparaison des produits et services en cause ou à la réduire de telle sorte que le risque de confusion ne soit pas retenu.

La Cour de cassation est récemment revenue sur la méthodologie à adopter, à la faveur d’un juste équilibre entre les intérêts en présence, en invitant les juges à rechercher systématiquement, lorsque la marque vise une catégorie de produits ou services trop générale, des sous-catégories autonomes, et à restreindre en conséquence le libellé en cas d’exploitation partielle.

Modification du libellé en cas d’exploitation partielle et recherche de sous-catégories autonomes, fidèles et cohérentes

Il a longtemps été admis, lors du dépôt d’une marque, de viser des catégories de produits ou services générales (« vêtements » en classe 25, ou « services de transport » en classe 37), entraînant une protection étendue à l’ensemble des produits de ladite catégorie, indépendamment de leur exploitation, au détriment d’autres acteurs du marché. Or, un tel monopole n’a pas lieu d’être et il est primordial qu’il soit corrigé par le biais de l’action en déchéance dont l’objet est précisément de maintenir une libre concurrence.

Bien plus, dans le cadre de telles actions en déchéance, engagées devant les tribunaux, l’INPI ou l’EUIPO, il est essentiel que le juge ou l’examinateur prononce la déchéance des produits ou services pour lesquels aucune exploitation sérieuse n’est démontrée mais surtout procède à la modification du libellé en cas d’exploitation limitée à des produits ou services qui appartiennent à une sous-catégorie susceptible d’être envisagée de manière autonome lorsque la marque déposée vise une catégorie plus générale.

Les juridictions françaises, au début quelque peu réticentes à « réécrire » le libellé d’une marque, se sont progressivement mises au diapason de la pratique adoptée en premier lieu par les offices. Dans deux arrêts rendus le 14 mai 2025, la Cour de cassation a réaffirmé cette nécessité [2], appelant les juges à une analyse précise de l’usage sérieux et notamment à rechercher, lorsque la catégorie de produits ou de services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance.

A cet égard, la Cour a précisé que le critère essentiel aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome était celui de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause, selon la perception du consommateur [3], le juge devant ensuite apprécier la demande en déchéance pour chacune de ces sous-catégories autonomes ainsi définies [4].

En l’espèce, dans l’une des affaires en cause, la cour d’appel avait reconnu que les marques G7 objet des demandes en déchéance étaient exploitées pour les services de « transport » et de « transport de personnes », et avait alors retenu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, en raison notamment de la similitude de ces services avec les services de transport frigorifique de marchandises proposés par l’intimée [5]. La cour aurait d’ailleurs pu aller jusqu’à retenir une identité entre les services en cause, la catégorie générale des services de « transport » incluant les services de transport frigorifiques de marchandises.

La Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt d’appel, considérant que l’usage des marques G7 concernait uniquement des « services de taxis », sous-catégorie autonome des services de « transport » et de « transport de personnes ». Elle retient qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de “transports” et “transports de voyageurs”, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La cour d’appel de renvoi devrait donc procéder à une nouvelle comparaison des services, qui pourrait [6] aboutir au rejet de l’action en contrefaçon pour absence de risque de confusion, dès lors que le fait que les « services de taxis » présentent les mêmes natures, fonction et destination que les « services de transport frigorifique de marchandises » peut être discuté. Une issue qui serait opportune pour que la demande en déchéance, utilisée comme moyen de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit pleinement efficace.

[1] En droit français, art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; en droit de l’UE, art. 58 (1) (a) du RMUE.

[2] Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296 et Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866.

[3] Arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 32.

[4] Voir arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 43.

[5] CA, Versailles, 12^e chambre, 26 janvier 2023, n° 20/00682.

[6] Selon une appréciation globale, impliquant également la comparaison des signes, naturellement.