Un débat anime la jurisprudence quant à la nature, délictuelle ou contractuelle, d’une action visant à sanctionner un manquement à un contrat de licence, notamment de logiciels. Malgré une tentative récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) afin de régler la situation, la cour d’appel de Paris vient de rendre une décision réaffirmant le principe de non-cumul des responsabilités, posant quelques difficultés pratiques pour le justiciable.
Par Camille Pecnard, associé, et Martin Simonnet, avocat, LaVoix
Les titulaires de droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse par exemple de logiciels, de marques ou encore de brevets, peuvent valoriser ces droits par la conclusion de contrats de licence, par lesquels ils consentent à des tiers des droits d’utilisation contre rémunération. Ces contrats de licence dressent un périmètre précis des droits consentis au licencié, ainsi que des obligations lui incombant, notamment quant aux limites de temps, d’espace ou des conditions de versement des redevances.
En jurisprudence, une question se pose souvent quant à la nature de l’action que doit initier le titulaire des droits en cas de manquement par le licencié de ses obligations contractuelles. A la lecture des décisions françaises et européennes, il est possible de se demander si les réponses apportées sont, d’une part, claires et, d’autre part, cohérentes entre elles. Il convient par conséquent d’être prudent quant à la manière d’agir dans cette situation.
Une jurisprudence française hésitante au départ
En droit français, un principe de base est celui du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Ainsi, en cas de non-respect d’une obligation contractuelle, il convient pour la partie lésée d’engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du cocontractant défaillant, à l’exclusion de toute responsabilité délictuelle.
Une licence étant un contrat, il pourrait sembler logique que la responsabilité contractuelle prime. Or, l’action en contrefaçon telle que prévue par le Code de la propriété intellectuelle est quant à elle plutôt une action en responsabilité délictuelle.
La question posée devant les tribunaux est donc de savoir quelle action engager lorsque l’acte reproché est un manquement ou un dépassement du contrat de licence signé entre les parties. C’est un cas de figure qui se présente souvent en pratique, lorsqu’un licencié accomplit des actes qui ne sont pas autorisés par le contrat. Il arrive notamment qu’un licencié poursuive l’exploitation des droits au-delà de la période fixée contractuellement, ou mette en œuvre les droits dans un contexte allant au-delà des termes fixés par le contrat.
La jurisprudence française était hésitante, mais semblait récemment privilégier la voie de la responsabilité contractuelle (1), faisant ainsi prévaloir le principe général de non-cumul des responsabilités sur les spécificités de l’action en contrefaçon. En effet, les juges retenaient alors, face à un demandeur qui « entend fonder exclusivement ses demandes sur le terrain délictuel de la contrefaçon » que « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ».
La réponse récente de la CJUE
La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a opéré une tentative de clarification lorsqu’elle a été saisie d’une question préjudicielle formulée par la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (2), largement remarqué et commenté, elle avait estimé qu’une utilisation d’un logiciel au-delà des termes contractuels prévus dans une licence relevait de la « notion d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». Contrairement à la position des juridictions françaises, la CJUE semblait donc avoir choisi et jugé que la contrefaçon constituait un régime particulier et qu’en cas de manquement à un contrat de licence, il convenait d’engager la responsabilité délictuelle de son cocontractant.
Toutefois, elle n’a pas pris en compte les spécificités du principe français de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Elle s’est contentée de confier aux Etats membres le soin de prévoir un régime efficace de protection de ces droits de propriété intellectuelle, qu’importe le moyen. La Cour avait écrit à ce sujet que « le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits et de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l’action dont le titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle, à l’encontre d’un licencié de programme d’ordinateur ».
Une jurisprudence française toujours hésitante ?
La cour d’appel de Paris n’était pas revenue sur cette question, depuis l’arrêt de la CJUE, étant entendu que les parties s’étaient désistées. Elle a toutefois eu l’occasion de le faire dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 19 mars 2021 (3). En l’espèce, la société Entr’Ouvert disposait de droits d’auteur sur le logiciel Lasso, mis à disposition d’Orange et Orange Business Services sous licence libre GNU GPL Version 2. Elle reprochait à Orange et à Orange Business Services d’avoir mis à disposition de l’Etat dans le cadre d’un appel d’offres une application mettant en œuvre le logiciel Lasso, sans autorisation et en dépit des termes contractuels de la licence GNU GPL Version 2. Les parties ont alors débattu de la nature de l’action : s’agissait-il d’une action en contrefaçon, relevant du régime de la responsabilité délictuelle, ou d’une action en responsabilité contractuelle, visant à sanctionner le non-respect des termes de la licence ?
La cour d’appel de Paris se réfère à l’arrêt de la CJUE dans sa décision, et indique que celui-ci ne « met pas en cause le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l’exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat et qu’il est reproché la violation des obligations de celui-ci ». Selon la cour d’appel de Paris, « lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».
Le fondement délictuel de la contrefaçon n’est donc invocable, selon la cour d’appel de Paris, qu’en cas d’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle hors de tout cadre contractuel. En présence d’une licence, même bafouée, la juridiction estime qu’il faut rechercher une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle en conclut donc que « le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon et en ses demandes qui y sont accessoires ».
Interrogations restantes et recommandations pratiques
Si cette décision de la cour d’appel de Paris a essayé de fournir une réponse claire à la question, au regard des principes du droit français, il n’en demeure pas moins qu’elle laisse plusieurs questions en suspens. En particulier, la formule très large utilisée par la cour (« lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel… ») ne semble pas limitative aux seuls droits d’auteur sur des logiciels. La question se pose donc de savoir si la cour a entendu étendre sa solution à tout litige impliquant des droits de propriété intellectuelle, comme des marques ou des brevets. De plus, si la cour d’appel a entendu clore le débat autour de cette question, avec une décision faisant référence à celle de la CJUE, une incertitude juridique persiste quant au régime à appliquer dans ce genre de situations, au détriment des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
L’intervention de la Cour de cassation sur cette question pourrait être souhaitable, afin de tenter de réconcilier les éventuelles divergences ou dissiper les interrogations. Face à la sanction stricte prononcée par la cour d’appel de Paris, à savoir l’irrecevabilité de l’action, les titulaires de droits doivent donc rester vigilants dans la conduite de procès visant à faire respecter leurs droits auprès d’éventuels licenciés. En pratique, cela revient à bien articuler ses demandes pour ne pas voir son action rejetée sans être analysée sur le fond.
(1). TGI de Paris, 21 juin 2019, RG n° 11/07081 ; ou encore CA Paris, 10 mai 2016, RG n° 14/25055.
(2). CJUE, 18 décembre 2019, IT Development SAS c. Free Mobile SAS, aff. C-666/18.
(3). Cour d’appel de Paris, 19 mars 2021, RG n° 19/17493 – Décision rendue sur appel du jugement du 21 juin 2019, cité plus haut.
