La transposition en droit français du « Paquet Marques » en 2019 a entraîné la création d’une procédure administrative de nullité et déchéance de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coexistant avec la procédure judiciaire. Les décisions rendues depuis par les juridictions et l’INPI sont riches d’enseignements sur l’articulation de leurs compétences respectives.
Le droit des marques permet de se réserver un monopole, notamment par l’intermédiaire de l’action en contrefaçon devant les tribunaux. Bien que l’enregistrement d’une marque soit une procédure administrative devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la validité d’une marque peut traditionnellement être remise en cause après son enregistrement par un contrôle a posteriori du juge judiciaire. Plusieurs fondements sont possibles, comme l’absence de distinctivité, entraînant la nullité de la marque, ou l’absence d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans, entraînant la déchéance de la marque.
L’ordonnance n° 2019-1169, du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services, prise en application de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », a transposé la directive européenne 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dite « Paquet Marques ». Cette refonte du droit des marques a entraîné la création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance de marque devant l’INPI, jusqu’alors réservée au contentieux judiciaire. Les procédures administratives et judiciaires coexistent désormais.
L’instauration d’une procédure administrative de nullité et de déchéance de marque
La procédure administrative poursuit deux objectifs, à savoir faciliter l’introduction d’actions plus rapides et moins coûteuses, et apurer le registre des marques. Cette procédure est apparue nécessaire en raison de la réticence des titulaires de marques à s’engager dans un contentieux judiciaire, et du faible nombre d’actions en nullité et déchéance engagées à titre principal, le plus souvent formées à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Le nouveau cadre légal a instauré un partage de compétences entre l’INPI et les juridictions ayant vocation à « déjudiciariser » une partie de ce contentieux tout en « préservant l’unicité des litiges » [1]. Ainsi, depuis le 1er avril 2020, l’INPI détient une compétence exclusive pour connaître notamment des demandes en nullité fondées sur un motif absolu de refus (ex. : absence de caractère distinctif, contrariété à l’ordre public), ainsi que des demandes en déchéance (ex. : non-exploitation ou dégénérescence) [2].
Les tribunaux détiennent quant à eux une compétence exclusive pour connaître des demandes formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à une demande relevant de leur compétence, comme à l’occasion d’une action en contrefaçon ou de concurrence déloyale [3]. Ils sont également compétents à titre exclusif pour les demandes en nullité et déchéance lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte aux marques en question, et que ces mesures sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond [4]. Lorsqu’un tribunal est saisi d’une demande reconventionnelle en nullité ou déchéance de marque postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’INPI, la juridiction peut surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’INPI [5].
Connexité des actions
Plusieurs jurisprudences récentes, non exhaustives, sont riches d’enseignements sur cette nouvelle question de partage de compétences entre les juridictions et l’INPI.
Par une décision du 10 juillet 2020 [6], l’INPI, saisi d’une action en déchéance de marque, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire déjà saisi d’une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans cette affaire, la société Midi et Demi, licenciée exclusive de la marque Fada Cola désignant des produits de boissons et services associés, a introduit à l’encontre de la société Brasserie du Castelet, titulaire de deux marques Fada désignant des boissons, une action en contrefaçon de sa marque Fada Cola et en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire. La société Brasserie du Castelet a ensuite présenté devant l’INPI une demande en déchéance de la marque Fada Cola, portant sur la totalité des produits et services de l’enregistrement.
Même si l’INPI relève que l’action judiciaire en contrefaçon et concurrence déloyale ne porte que sur les produits visés par la marque Fada Cola, tandis que la demande en déchéance vise tant les produits que les services désignés par cette marque, l’Institut relève que les deux affaires portent sur les mêmes produits. Il se déclare incompétent pour connaître de la demande en déchéance dans son ensemble.
En l’espèce, l’INPI relève que « la demande en déchéance, en ce qu’elle porte sur les produits invoqués au soutien d’une action judiciaire en contrefaçon et concurrence déloyale, peut s’analyser pour le demandeur comme une prétention à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, et comme présentant des liens suffisamment étroits avec l’action judiciaire » pour que le tribunal entende l’affaire dans son ensemble. L’Institut souligne que l’article L. 716-5 du CPI ne prévoit pas un partage de compétences selon les motifs ou les produits invoqués au sein d’une même demande en nullité ou déchéance, laquelle relève dans sa globalité de la compétence de l’INPI ou du tribunal. L’INPI déclare donc la demande en déchéance irrecevable et le justifie par la préservation d’une « bonne administration de la justice » et de l’« unicité des litiges » comme souhaité par le législateur et mentionné dans le rapport au Président précité.
Demandes outrepassant la compétence de l’INPI
Par plusieurs décisions du 2 mars 2021 [7], l’INPI, saisi d’une action en nullité de la marque Blockchain Solutions pour atteinte aux droits antérieurs, a déclaré cette action irrecevable car le demandeur a formulé des demandes qui ne relèvent pas de sa compétence. Dans son exposé des moyens, ce dernier a non seulement formulé une demande en nullité, mais également une demande d’interdiction d’usage de la marque contestée et une demande de condamnation pour réparation du préjudice subi, comme cela peut être demandé à un juge.
L’INPI considère que la demande en nullité n’était pas exclusivement fondée sur l’un des motifs relevant de sa compétence, mais était au contraire formée « de façon connexe » à d’autres demandes relevant de la compétence du tribunal, en application de l’article L. 716-5 II 1° du CPI précité.
Sursis à statuer du juge judiciaire
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de l’INPI. Dans cette affaire, la société Yeti Coolers a assigné dans un premier temps devant le tribunal judiciaire de Paris la société Yetigel en contrefaçon de sa marque Yeti. Yeti Coolers a dans un second temps formé devant l’INPI une demande en déchéance pour non-usage de la marque Y Yeti de Yetigel. Ensuite, Yetigel a formé une demande reconventionnelle en nullité de la marque Yeti de Yeti Coolers devant le tribunal, invoquant notamment une atteinte à sa marque antérieure Y Yeti.
La cour approuve le juge de la mise en état du tribunal. Elle retient que pour résoudre le litige, il est nécessaire de trancher d’abord la question de la déchéance la marque Y Yeti de Yetigel dévolue à l’INPI. La cour sursoit donc à statuer dans l’attente de cette décision. Le cas échéant, le juge judiciaire tranchera la question de la validité de la marque Yeti de Yeti Coolers et enfin celle de la contrefaçon.
Si le partage de compétences posé par le nouveau cadre légal paraît clair en théorie, les premières décisions rendues sur ce sujet démontrent la complexité de l’articulation des rôles et compétences de l’INPI et des juridictions. Il convient par conséquent de rester vigilant à la formulation des demandes en nullité et déchéance de marque tant devant l’INPI que devant les juridictions, ainsi qu’à la concomitance et chronologie de ces demandes avec les actions en contrefaçon notamment.
