La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE), le Brexit, aura des conséquences sur les droits de propriété intellectuelle (PI). Si les conséquences sur les droits de brevet semblent à première vue limitées, certaines réflexions doivent être menées dès à présent afin d’anticiper la stratégie à mener au sein des entreprises pour garantir la sécurité juridique de leurs portefeuilles de brevets et la protection de leurs innovations.
Par Laetitia Bénard, associée, Allen & Overy
Le Brexit n’aura pas d’impact sur le brevet européen
Le projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni) de l’Union Européenne (UE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) du 28 février 2018, qui clarifie le cadre juridique post-Brexit des droits de propriété intellectuelle, ne couvre pas la question spécifique des brevets ou de l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (JUB). Pour leur part, les orientations du Conseil européen sur les relations post-Brexit du 23 mars 2018 prévoient d’inclure la protection des droits de propriété intellectuelle à l’accord sur le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’UE, mais ne fournissent guère de précisions.
Quoi qu’il en soit, le Brexit n’affectera pas le statut du Royaume-Uni en tant qu’Etat membre de la Convention sur le brevet européen (CBE), qui a instauré le système de demande et de délivrance centralisé des brevets européens par l’Office européen des brevets (OEB) et qui ne fait pas partie du corpus juridique de l’UE. Le Royaume-Uni rejoindra ainsi le groupe des Etats membres de la CBE qui ne font pas partie de l’UE sans que cela n’ait d’impact sur les brevets européens (actuels ou futurs) délivrés par l’OEB et désignant le Royaume-Uni. Le Brexit n’aura pas non plus d’effet sur les brevets nationaux délivrés par l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) ou encore sur les demandes de brevets internationales déposées auprès de l’OMPI, ces institutions étant étrangères à l’UE.
Néanmoins, l’impact du Brexit reste difficile à évaluer sur le futur brevet unitaire…
La question majeure concerne le futur brevet européen à effet unitaire, qui permettra d’obtenir une protection dans tous les Etats membres de l’UE signataires par le biais du dépôt d’une demande de brevet européen auprès de l’OEB. Une fois le brevet européen délivré, le titulaire pourra obtenir un brevet à effet unitaire assurant une protection uniforme dans 25 Etats membres de l’UE – en ce exclu le Royaume-Uni. Le futur brevet unitaire simplifiera notamment la procédure et les coûts liés à l’obtention d’un brevet.
A l’inverse du brevet européen «classique» tel qu’il existe aujourd’hui, le brevet unitaire relève du corpus juridique de l’UE. Dès lors, si le système du brevet unitaire est mis en place avant la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE, des solutions appropriées devront être mises en place afin de garantir la sécurité juridique des titulaires de brevets (ou de demandes de brevets) unitaires au Royaume-Uni. En revanche, si le système du brevet unitaire n’est pas entré en vigueur au moment de la sortie du Royaume-Uni, il n’est pas exclu que ce dernier cherche à négocier la possibilité de pouvoir participer au futur système du brevet unitaire, ce qui deviendra une décision éminemment politique.
…ainsi que sur la juridiction unifiée du brevet
Le système du brevet unitaire ne sera effectif qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à la JUB, juridiction supranationale mise en place par un traité multilatéral entre les Etats membres qui en sont signataires. La JUB connaîtra des litiges portant sur la contrefaçon et la validité des brevets unitaires ainsi que possiblement de brevets européens «classiques». Ses décisions seront applicables dans tous les Etats membres ayant ratifié cet accord. Les titulaires de brevets européens «classiques» auront néanmoins la possibilité d’écarter la juridiction de la JUB au profit d’une juridiction nationale, pendant sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord si aucune action n’a déjà été intentée devant elle sur le fondement du brevet concerné (procédure d’opt-out).
L’accord relatif à la JUB prévoit qu’il entrera en vigueur après avoir été ratifié par 13 Etats membres (dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni). A ce jour, si 15 Etats membres de l’UE ont ratifié l’accord (y compris la France), celui-ci fait l’objet d’un recours constitutionnel en Allemagne. Quant au Royaume-Uni, il a formellement approuvé en février 2018 le protocole sur les privilèges et immunités de la JUB de sorte que le gouvernement britannique est désormais en position de ratifier l’accord relatif à la JUB ; la date et le processus de ratification continuent toutefois de faire l’objet de discussions. La date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à la JUB est donc plus qu’incertaine.
En outre, quand bien même le Royaume-Uni ratifierait l’accord (avant le Brexit), la situation s’avérerait complexe pour plusieurs raisons. En premier lieu, l’accord relatif à la JUB prévoit que les Etats membres participants doivent être membres de l’UE. En second lieu, l’accord instaure le principe selon lequel la JUB appliquera et respectera la primauté du droit de l’UE et notamment que les décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) seront contraignantes. Cependant, le Royaume-Uni a déjà clairement indiqué son intention de ne plus se soumettre à la jurisprudence de la CJUE. En troisième lieu, l’accord prévoit qu’une section de la division centrale de la JUB, en charge des litiges des brevets pharmaceutiques et chimiques, aura son siège à Londres. La question de savoir si le Royaume-Uni acceptera la primauté du droit de l’UE et de la juridiction de la CJUE, dans un cadre circonscrit à la JUB, et celle de savoir si les Etats membres accepteront ce scénario «à la carte» restent entières (de même que le mécanisme légal sur lequel pourrait reposer un tel scénario). Il reste aussi à voir si les Etats membres accepteront qu’une section de la JUB, une institution européenne, soit située dans un pays qui ne sera plus membre de l’UE.
En tout état de cause, si le Royaume-Uni ne participe finalement pas à la JUB, les litiges portant sur la partie britannique d’un brevet européen «classique» devront être portés devant une juridiction britannique. Dans ce cas, il semble évident que l’influence d’une décision britannique sera moindre qu’une décision rendue par la JUB.
Reste à clarifier l’impact du Brexit sur les droits délivrés sur la base d’un brevet (CCP)…
Les certificats complémentaires de protection (CCP), actuellement délivrés par les offices nationaux de brevets, font partie du corpus juridique de l’UE et représentent une incitation à l’innovation pour les laboratoires pharmaceutiques en prolongeant la durée des brevets afin de compenser les retards réglementaires liés à la délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments qui réduisent la protection effective conférée par les brevets à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche. Il en va de même pour les extensions des CCP («extensions pédiatriques»). A cet égard, le projet d’accord de retrait du 28 février (qui doit encore être approuvé par le Royaume-Uni) prévoit qu’un titulaire de droits aura le droit d’obtenir au Royaume-Uni un CCP ou une extension pédiatrique s’il a présenté une telle demande devant les autorités britanniques avant la fin de la période de transition (31 décembre 2020). Tout certificat ainsi délivré ou prorogé aura une protection équivalente à celle prévue par le droit de l’UE. De plus, l’accord sur la JUB prévoit que celle-ci aura compétence exclusive sur les CCP délivrés sur la base d’un brevet européen « classique ». Dans l’attente de l’accord (définitif) de retrait ainsi que des clarifications sur la mise en place de la JUB, l’avenir des CCP en ce qui concerne le Royaume-Uni reste inconnu à ce stade. (1)
…ainsi qu’en matière d’épuisement des droits
Le projet d’accord de retrait prévoit également que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition resteront épuisés (sauf exceptions prévues par la législation de l’UE). Néanmoins, et dans l’attente d’un accord qui régira les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE, il ne peut être exclu que le Royaume-Uni applique d’autres règles d’épuisement des droits à la fin de la période de transition. Ces règles pourraient (éventuellement) accorder à un titulaire de brevets la possibilité de s’opposer, par exemple, à l’importation au Royaume-Uni de marchandises en provenance d’un Etat membre de l’UE – sans préjudice de l’examen de la légalité d’une telle opposition sous l’angle du droit de la concurrence.
Les entreprises vont devoir mettre en place des plans d’actions pour protéger leurs portefeuilles brevets
Les entreprises possédant des portefeuilles brevets pour lesquels une protection sur le marché britannique s’avère nécessaire vont devoir planifier leur stratégie afin de garantir la sécurité juridique de leurs droits dans un contexte post-Brexit.
(1). L’incidence sur d’autres droits, tels que la période réglementaire de protection des données pour les médicaments et la période d’exclusivité pour les médicaments orphelins, devra également être clarifiée.
