Par Charles Bouffier, avocat counsel, et Antoine Boullet, avocat, August Debouzy

Lorsqu’un licencié de logiciel ne respecte pas les termes du contrat de licence, se pose la question de savoir s’il commet un acte de contrefaçon, relevant du régime de la responsabilité délictuelle, ou bien s’il commet un manquement contractuel, obéissant au régime de la responsabilité contractuelle. La réponse à cette question conditionne la recevabilité de l’action en contrefaçon intentée par un éditeur de logiciel à l’encontre du licencié indélicat, compte tenu du principe de non-cumul des responsabilités. Selon ce principe en effet, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même il y aurait intérêt.

Contrairement aux contrats de licence de marque (art. L. 714-1, al. 5) ou de brevet (L. 613-8, al. 3), le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas d’articulation claire entre ces deux régimes de responsabilité en présence d’un contrat de licence de droit d’auteur (logiciel ou autre). Cette question a donc donné lieu à des solutions jurisprudentielles contrastées et a suscité de vifs débats ces dernières années.

L’arrêt « IT Development/Free Mobile » de la CJUE

Dans ce contexte, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris d’une question préjudicielle visant en substance à apporter une réponse définitive au débat précité. Les faits à l’origine de cette question préjudicielle étaient les suivants. Aux termes d’un contrat de licence et de maintenance, la société IT Development avait consenti à la société Free Mobile une licence sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles. Arguant d’une décompilation non autorisée et de modifications du code source de son logiciel en violation du contrat de licence, la société IT Development avait fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis assigné Free Mobile en contrefaçon de logiciel. En défense, cette dernière avait soulevé l’irrecevabilité de son action au motif que les actes litigieux ne constituaient pas une contrefaçon mais une inexécution contractuelle.

Interrogée sur la qualification adéquate, la CJUE a considéré, à la lumière du droit européen, que la modification d’un logiciel en violation d’une clause d’un contrat de licence constitue bien une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le titulaire des droits en cause « doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national (1) ».

Pour autant, la Cour ne s’est pas explicitement prononcée sur le régime de responsabilité applicable, considérant que « la détermination du régime de responsabilité applicable en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un programme d’ordinateur par un licencié de ce programme relève de la compétence des États membres ». L’arrêt de la cour d’appel de renvoi était ainsi particulièrement attendu des praticiens, en ce qu’il lui échoyait une fois pour toutes de trancher le débat. Malheureusement, la société IT Développement s’est finalement désistée de son appel, de sorte que cette affaire n’a pas connu d’épilogue judiciaire (2). Il aura fallu attendre un arrêt « Entr’Ouvert/Orange » du 19 mars dernier (3) pour trouver une première application explicite de l’arrêt « IT Development/Free Mobile » par la cour d’appel de Paris.

L’arrêt « Entr’Ouvert/Orange » en faveur de la responsabilité contractuelle

La société Entr’Ouvert, spécialisée dans les services informatiques, a conçu un logiciel dénommé Lasso, exploité sous licence libre et sous licence commerciale. Dans le cadre d’un appel d’offres, la société Orange a proposé une solution comprenant l’interfaçage du logiciel Lasso sous licence libre. Considérant que la mise à disposition du logiciel Lasso sous licence libre par la société Orange contrevenait aux termes de ladite licence, la société Entr’Ouvert a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur.

Par jugement du 21 juin 2019 (4), après avoir énoncé que la société Entr’Ouvert poursuivait « en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution […] d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence », le TGI de Paris a jugé qu’« en application du principe de non-cumul de responsabilité, seul le fondement de la responsabilité contractuelle est susceptible d’être invoqué par la demanderesse, qui doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon et en ses prétentions accessoires, fondées exclusivement sur la responsabilité délictuelle ».

Après être longuement revenue sur les motifs de l’arrêt « IT Developpement/Free Mobile » de la CJUE, la cour d’appel de Paris en retient que « la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et la conséquence qui en découle de l’exclusion de la responsabilité délictuelle au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que les parties sont liées par un contrat et qu’il est reproché la violation des obligations de celui-ci ».

Elle en déduit que « lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un acte de contrefaçon, alors l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle prévue à l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle. En revanche lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».

Appliqué au cas d’espèce, la cour en conclut que « l’action en contrefaçon formée par la société Entr’Ouvert qui agit, en première instance, comme en appel, sur le seul fondement délictuel doit être déclarée irrecevable dès lors que comme indiqué elle se fonde sur le contrat de licence qui lie les parties et se prévaut de la violation des clauses de ce contrat ». Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon.

Le recours au parasitisme

Outre ses demandes fondées sur la contrefaçon de logiciel, la société Entr’Ouvert formulait d’autres demandes sur le fondement du parasitisme, soutenant que l’utilisation du logiciel Lasso aurait permis à la société Orange de réaliser d’importantes économies d’une part, et d’obtenir un avantage concurrentiel injustifié d’autre part.

Ces demandes sont accueillies par la cour d’appel qui, après avoir rappelé que « les reproches articulés par la société Entr’Ouvert ne sont pas tirés de violations des clauses du contrat de licence mais sont relatifs à des faits distincts de parasitisme et dès lors ne se heurtent pas à la règle du non-cumul des responsabilités ci-dessus », considère que « la société Orange a, sans bourse délier, utilisé le savoir-faire, le travail et les investissements de la société Entr’Ouvert et commis, en conséquence, au préjudice de cette dernière, des actes de parasitisme » sanctionnés par l’allocation de 150 000 euros de dommages-intérêts.

Cette solution est à rapprocher d’un autre arrêt récent de la cour d’appel de Paris (5). Cette dernière y rejette les demandes en contrefaçon d’un codéveloppeur de logiciel à l’encontre de son partenaire au motif que les agissements en cause ne caractérisaient pas une utilisation du logiciel outrepassant ses droits. Elle rappelle surtout que « le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais d’agissements déloyaux tendant à profiter sans bourse délier des investissements et du savoir-faire d’un concurrent ». 

(1). CJUE, 18 décembre 2019, C-666/18, IT Development SAS/Free Mobile.

(2). CA Paris, 18 février 2020, RG n° 17/02679.

(3). CA Paris, 19 mars 2021, RG n° 19/17493.

(4). TGI Paris, 21 juin 2019, RG n° 11/07081.

(5). CA Paris, 20 novembre 2020, RG n° 18/20759.