Par Boriana Guimberteau, associée, et Hélène Huet, avocate, FTPA

Les modifications, introduites par l’ordonnance n° 2012-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Les dispositions relatives à l’instauration d’une procédure administrative de déchéance et de nullité ainsi que les dispositions relatives aux recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) entreront quant à elles en vigueur le 1er avril 2020. Cette ordonnance vise à harmoniser, simplifier et améliorer l’efficacité des dispositifs de protection des marques.

Voici un aperçu de ses principaux apports.

1. Modification de la procedure d’enregistrement

• Suppression de l’exigence de représentation graphique (article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI))

Avant la réforme, pour être déposé en tant que marque, un signe devait être «susceptible de représentation graphique».

Depuis le 11 décembre 2019, le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière claire, facilement accessible et durable.

Cet abandon de l’exigence de représentation «graphique» vise à prendre en compte l’évolution des technologies qui ont vu naître des signes nouveaux tels que des marques de mouvement, multimédias ou sonores. Cette suppression permettra notamment de réduire le contentieux relatif aux marques non traditionnelles.

• Les motifs absolus de refus et d’annulation d’une marque sont étendus (article L. 711-2 du CPI)

Désormais les appellations d’origine, les indications géographiques ou les dénominations d’une variété végétale constituent des motifs absolus de refus ou d’annulation d’une marque.

L’exclusion de ces signes est cohérente en ce qu’ils ne doivent pas être susceptibles d’appropriation au bénéfice d’un seul opérateur économique mais rester à la disposition de toutes les personnes physiques ou morales répondant aux exigences fixées pour leur attribution.

• Extension des droits antérieurs invocables à l’appui d’une opposition et modification de la procédure d’opposition devant l’INPI (article L. 712-4 du CPI)

Une des grandes avancées de la réforme est l’extension des fondements invocables à l’appui d’une opposition. En effet, pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées après le 11 décembre 2019, il est possible d’opposer de nouveaux droits antérieurs, à savoir une dénomination sociale, une raison sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, le nom d’une entité publique.

Cette modification vise à accroître la protection des titulaires de droits antérieurs qui n’avaient pas nécessairement déposé leur signe distinctif en tant que marque.

Par ailleurs, deux modifications importantes ont été apportées à la procédure d’opposition :

Tout d’abord, il est désormais possible d’introduire une opposition fondée simultanément sur plusieurs droits antérieurs qui peuvent être de natures différentes (marque, nom de domaine, dénomination sociale etc.), à condition que ces différents droits soient détenus par la même personne.

Ensuite, la déclaration d’opposition, d’une part, et les motifs de l’opposition ainsi que les pièces venant à leur soutien, d’autre part, peuvent désormais être déposés séparément. En effet, si la déclaration d’opposition doit être faite dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande de marque, les motifs et les pièces justificatives peuvent être déposés jusqu’à un mois après la fin du délai d’opposition.

• Evolution du délai de renouvellement (article R. 712-24 du CPI).

Le délai de grâce postérieur à l’expiration de la marque est réduit. Désormais, la demande de renouvellement pourra être déposée au plus tôt un an avant la date d’expiration de la marque et au plus tard dans les six mois suivant le lendemain de la date d’expiration.

• Evolution du montant des taxes officielles

Le montant des taxes officielles a été modifié tant pour le dépôt de marque, que pour le renouvellement ou la procédure d’opposition. A noter que désormais les taxes sont calculées par classe visée et ce, dès la première classe. Leur montant a sensiblement augmenté par rapport aux taxes antérieures.

2. Nouvelle compétence de l’inpi pour les demandes en déchéance et en nullité

• Répartition de compétence

A partir du 1er avril 2020, l’INPI partagera la compétence avec les tribunaux français en matière de demande en déchéance et en nullité des droits de marque :

• L’INPI aura compétence exclusive pour statuer sur les demandes en nullité et de déchéance. Concernant les demandes en nullité, l’INPI sera seul compétent pour toutes les demandes fondées sur (i) des motifs absolus et (ii) des motifs relatifs fondés sur les droits antérieurs suivants : marque antérieure, marque renommée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, appellation d’origine, indication géographique, nom d’une entité publique, nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, marque déposée sans autorisation par un agent.

• Les tribunaux judiciaires spécialisés (anciennement les tribunaux de grande instance) resteront exclusivement compétents pour (i) les actions en annulation fondées sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les droits de la personnalité, (ii) les demandes en déchéance ou annulation formées de manière reconventionnelle, quel que soit le droit antérieur invoqué, (iii) les actions en déchéance ou en nullité soulevées de manière connexe à toute autre action pour laquelle les tribunaux sont compétents, comme les procédures en contrefaçon, concurrence déloyale ou responsabilité contractuelle, et/ou (iv) lorsque des mesures provisoires, conservatoires ou probatoires ont été ordonnées et sont en cours d’exécution.

Cette nouvelle compétence de l’INPI vise à déjudiciariser ce contentieux tout en préservant l’unicité des litiges. Ces nouvelles actions administratives devraient permettre d’apurer le registre national des marques des signes qui ne font pas l’objet d’une exploitation sérieuse et des signes encourant la nullité.

• Sur la recevabilité des actions

Il est à relever que devant l’INPI, le demandeur n’aura pas à justifier d’un intérêt à agir dans le cadre d’action en déchéance ou en nullité fondée sur des motifs absolus.

Par ailleurs, la réforme prévoit un renforcement de l’obligation d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée sous réserve d’irrecevabilité des demandes.

• Point sur la prescription (articles L. 716-2-6 et s.)

Un des points fondamentaux de la réforme est l’affirmation du caractère imprescriptible de l’action en nullité sauf pour les actions fondées sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’union de Paris.

3. Sur l’action en contrefaçon

Le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon est précisé. Désormais, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer (article L. 716.-4-2 du CPI).

Sera déclarée irrecevable l’action en contrefaçon introduite en cas de non-usage de la marque antérieure invoquée dans les cinq ans précédant ladite action ou dans les cinq ans précédant le dépôt de la marque seconde.

La réforme renforce encore la lutte contre la contrefaçon en rétablissant un contrôle douanier sur les marchandises en transit et en sanctionnant les actes préparatoires à la contrefaçon.

4. Sur le recours contre les décisions de l’inpi (r. 411-19 et s. du cpi)

La réforme vise à simplifier et harmoniser les recours. Elle sera applicable à compter du 1er avril 2020.

Les recours formés contre les décisions en matière de nullité et de déchéance sont des recours en réformation. La Cour aura connaissance de l’entier litige et statuera tant en fait qu’en droit. Les parties pourront invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces.

L’INPI n’étant pas partie à l’instance, les parties seront tenues de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception les actes de procédure.

Les modifications apportées par la transposition de la directive sont nombreuses. Cette réforme offre de nouveaux moyens de défense aux titulaires de droit en permettant notamment de former des oppositions sur des nouveaux droits antérieurs. Elle devrait permettre également d’apurer à terme le registre national des marques.