Par Mickaël Piquet-Fraysse, associé, EBL Lexington Avocats

Le récent arrêt de la cour d’appel de Paris à l’encontre du site Shopoon.fr, filiale de Webedia, nous éclaire sur la responsabilité des places de marché dans l’usage des marques. Lors de son jugement, la cour d’appel a considéré que Shopoon avait « commis un acte déloyal en utilisant la marque Bonpoint afin d’attirer la clientèle et de lui proposer des articles d’autres marques pour tenter de générer du trafic sur le site qu’elle édite » (CA Paris, 20 nov. 2020). Un arrêt inédit qui permet de resituer le rôle des marketplaces et les risques qu’elles encourent dans l’usage abusif d’une marque.

Offres litigieuses : rôle actif ou passif ?

Dans un premier temps, il convient de rappeler ce qu’est une marketplace. Ces places de marché sont des lieux d’intermédiation entre des acheteurs et des vendeurs qui reposent essentiellement sur la diffusion d’une offre par un annonceur recherchant un client. La responsabilité de la marketplace dans l’usage abusif d’une marque dépendra donc de la connaissance qu’elle a, ou non, du contenu de l’offre litigieuse. Lorsque la marketplace exerce un rôle actif sur le contenu de l’offre (par exemple une annonce), elle sera qualifiée d’éditeur. Cette qualification entraîne la responsabilité immédiate et de plein droit de la plateforme.

Ce fut notamment le cas pour eBay dès 2012. Son rôle dans l’optimisation et la promotion des annonces a ainsi conduit la jurisprudence à retenir le rôle d’éditeur contre Louis Vuitton (Cass. com., 3 mai 2012). Dans un autre cas, c’est la plateforme Leboncoin, alors assignée par la marque Goyard, qui a été qualifiée d’éditeur en raison de sa relecture des annonces avant leur diffusion (TGI Paris, 4 déc. 2015). Quant à la sanction, elle peut aller au-delà de dommages-intérêts. Une place de marché peut être condamnée à installer des mesures techniques de nature à empêcher de nouveaux actes, ces injonctions devant rester équitables et proportionnées (CJUE, 7 juill. 2016).

Les marketplaces : simples hébergeurs ?

Toutefois, la plupart du temps, la place de marché se cantonne à un rôle purement technique et passif de stockage des annonces, sans connaissance de leur contenu. Elle sera alors considérée comme simple hébergeur. Dans cette hypothèse, il ne peut être considéré qu’elle puisse faire directement un usage de la marque, condition sine qua non de l’action en contrefaçon.

Le titulaire de la marque contrefaite doit alors immédiatement notifier à la plateforme le contenu litigieux. Contenu, qui d’après la loi, doit être retiré « promptement ». A défaut d’un tel retrait dans un délai très court (vingt-quatre heures, d’après la jurisprudence majoritaire), la plateforme peut voir sa responsabilité directement engagée, cumulativement avec celle de l’auteur de l’offre. Ce fut récemment le cas pour Alibaba (TJ Paris, 10 janvier 2020) ou pour la Redoute (CA Paris, 15 juin 2018).

Il est néanmoins important de relever que la notification doit se faire dans une forme très précise et imposée par la loi (loi LCEN du 21 juin 2004). Celle-ci doit comprendre plusieurs éléments : la description des faits litigieux, leur localisation précise, leur justification en fait et en droit, ou encore la copie de la correspondance adressée à l’auteur des faits litigieux lui demandant le retrait ou la modification de l’annonce. En l’absence de ces précisions, la plateforme n’est pas considérée comme valablement avertie, et n’est donc pas tenue de retirer le contenu litigieux.

Ambiguïté sur l’origine du produit

Il se peut également que la responsabilité de la marketplace soit directement retenue, sans qu’il s’agisse pour autant d’une annonce directement hébergée ou éditée sur la plateforme. Car, pour drainer du trafic sur leur propre site marchand, les marketplaces diffusent elles-mêmes des annonces commerciales en achetant dans les systèmes de référencement des moteurs de recherche des marques de tiers comme mots-clés. Cette pratique n’est pas illégale en soi. Sauf à ce que l’annonce ne permette pas, ou seulement difficilement, à un internaute « normalement informé et raisonnablement attentif » de savoir si lesdits produits proviennent directement du titulaire de la marque, ou au contraire d’un tiers (CJUE, 12 juill. 2011).

Autrement dit, c’est l’ambiguïté sur l’origine du produit dans l’esprit du consommateur qui permet d’engager la responsabilité de l’annonceur. Dans ce cas, la marketplace, qui fait bien elle-même directement un usage du signe protégé à titre de marque, peut voir sa responsabilité engagée en contrefaçon. Par exemple, il y a quelques années, la société J. M. Weston a fait condamner pour contrefaçon la plateforme PureShopping.com, filiale d’eBay. Le motif ? La diffusion d’annonces commerciales sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, déclenchée par la réservation de la marque J.M. Weston comme mots-clés. Dans ce cas bien précis, le texte de l’annonce ne permettait pas au consommateur de savoir clairement si la société J.M. Weston était elle-même à l’origine de l’annonce (TGI Paris, 15 déc. 2011).

Acte déloyal ou parasitaire

En matière d’usage de la marque d’un tiers, le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme est également propice à retenir la responsabilité des marketplaces. Pour sa part, l’acte déloyal s’apprécie in concreto au regard de « la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » et en prenant compte notamment du « caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée », comme cela a pu être rappelé dans une décision opposant Lafuma à Alibaba (TGI Paris, 21 nov. 2017). Plus récemment, c’est l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui est donc venu sanctionner sur ce fondement, la pratique dite de la marque d’appel, du site Shopoon.fr. Quant au parasitisme, il ne nécessite pas l’existence d’un risque de confusion pour être établi. Les juges ont alors plus facilement condamné la marketplace Ticket2help de ce chef pour avoir revendu des billets pour les matchs de l’EURO 2016, en se plaçant dans le sillage de l’UEFA (TGI Paris, 21 avr. 2017).

Les pratiques commerciales trompeuses

Par ailleurs, en tant que diffuseur d’informations, la marketplace est également tenue d’une obligation de loyauté envers les utilisateurs de ses services. Ce devoir de transparence a été consolidé en 2016 par la loi pour une République numérique (loi n°2016-1321 du 7 oct. 2016). Celle-ci est venue renforcer les dispositions idoines du Code de la consommation. Un manquement à ce devoir sera notamment sanctionné en vertu des dispositions propres aux pratiques commerciales trompeuses (anciennement publicité trompeuse).

Les types de comportement pouvant caractériser une tromperie sont nombreux mais, en toute hypothèse, il est impératif que la pratique litigieuse crée une confusion dans l’esprit du consommateur et qu’elle altère son comportement économique de façon substantielle.

Sur ce fondement, la marketplace PureShopping a été condamnée pour avoir induit en erreur les consommateurs sur la disponibilité réelle des produits J. M. Weston en diffusant des annonces sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, sans qu’il n’y ait en réalité de chaussures de cette marque disponibles à la vente sur cette marketplace (TGI Paris, 15 déc. 2011).

Leboncoin a également été condamné pour avoir laissé croire aux consommateurs que la marketplace relisait toutes les annonces avant leur mise en ligne, et refusait ou supprimait toute annonce contraire aux droits de propriété intellectuelle. En réalité, des annonces pour des produits revendiqués comme contrefaisant les produits de la marque Goyard n’ont été ni refusées avant publication, ni supprimées suite au signalement du titulaire de cette marque (TGI Paris, 4 déc. 2015).

Le droit de la distribution

Enfin, une atteinte indirecte à la marque peut être caractérisée lorsque des produits de luxe d’un réseau de distribution sont présentés sur une place de marché aux côtés d’articles moins prestigieux.

Soucieux de concilier protection des droits du titulaire et respect du droit de la concurrence, le juge autorise le fournisseur à insérer, dans un contrat de distribution, une clause d’interdiction proportionnée et nécessaire au but poursuivi, empêchant le revendeur de passer par les marketplaces (CJUE, 6 déc. 2017 – CA Paris, 13 juill. 2018). Une marketplace pourrait donc voir sa responsabilité engagée pour sa participation à la violation d’interdiction de revente hors réseau de distribution en vertu de l’article L. 442-2 du Code de commerce.

Les titulaires de marques disposent donc de nombreux axes de défense. D’autant plus que de nouveaux éléments sont attendus avec l’entrée en vigueur de la prochaine législation européenne.

Alors que le projet de règlement Digital service act (DSA) tend à améliorer la sécurité en ligne des utilisateurs en renforçant la responsabilité des plateformes numériques, le projet de règlement Digital markets act (DMA), lui, vise à garantir l’ouverture des services numériques et empêcher les conditions de concurrence inéquitables. Nul doute, donc, que les fondements existants garderont toute leur pertinence une fois les nouveaux textes européens adoptés.