Par Nevyn Fournel*

Le droit de la propriété intellectuelle constitue l’un des domaines du droit des affaires dans lequel les interventions du législateur et du juge européens sont les plus nombreuses. Le droit des marques n’échappe pas à ce constat. La directive et le règlement de 2015, habituellement désignés par l’expression «Paquet marques (1)», ainsi que l’intégration des dispositions de la directive en droit français en 2019 (2), constituent de nouvelles étapes vers l’harmonisation européenne.

La suppression de l’exigence de représentation graphique

En particulier, cette réforme se donnait pour objectif de moderniser le droit des marques en ouvrant de nouvelles opportunités de protection réclamées par les opérateurs économiques, afin de leur permettre de protéger leur identité commerciale par d’autres moyens que les signes verbaux et figuratifs qui saturent le registre de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ce renouveau devait s’appuyer en particulier sur la suppression de l’exigence de représentation graphique du signe dans le registre.

Il s’agit d’une notion cardinale de droit des marques : dans un objectif de sécurité juridique, tout signe distinctif doit, pour être protégé, être susceptible d’être représenté. Désormais, le législateur admet que la représentation puisse s’effectuer par d’autres biais qu’une reproduction visuelle dans le registre (3). La levée de cet obstacle devait permettre de protéger des signes accessibles à d’autres sens que la vue : toute sorte de sons (et non plus seulement ceux pouvant être représentés sous la forme d’une notation musicale, déjà susceptibles d’être protégés avant la réforme) mais aussi les goûts, les odeurs, les textures…

Le refus persistant d’enregistrer des signes non visuels

La porte ouverte d’un côté fut fermée de l’autre : l’article 3§9 du Règlement d’exécution dispose que les échantillons ne sont pas susceptibles de constituer des représentations adéquates d’une marque. La forme de représentation qui paraissait être la plus adéquate pour les signes non visuels se trouve donc exclue.

Pourtant, la doctrine et la pratique relèvent l’apparition de nouveaux types de marques. Cette expression recouvre l’admission nouvelle des marques sonores de n’importe quelle nature (et non plus forcément de sons pouvant être représentés par le biais de l’écriture musicale), des marques multimédias, des marques de mouvement et des marques hologrammes. Leur nouveauté tient à ce que le législateur donne l’opportunité d’utiliser un nouveau support de représentation : le fichier électronique, dont le contenu est accessible via un lien hypertexte figurant dans le registre. Toutefois, en dépit de ce que laisse penser la lettre du texte (4), il ne faut pas à notre sens faire l’amalgame entre ces nouveaux types de marques, qui résultent de l’admission d’un nouveau type de support permettant d’accéder à l’objet de la protection, et les nouveaux types de marques entendus comme ceux qui auraient été permis grâce à la suppression de l’exigence de représentation graphique en tant que telle.

L’admission de nouveaux types de marques non traditionnelles

En dépit de l’absence de corrélation entre la suppression de l’exigence de représentation graphique d’une part et l’apparition de nouveaux types de marques tels que susmentionnés d’autre part, ces derniers viennent s’ajouter à la catégorie des marques non traditionnelles. Celle-ci réunit toutes les marques autres que celles composées de signes verbaux ou figuratifs. Certaines d’entre elles étaient d’ores et déjà admises avant la réforme : les marques sonores représentées (alors graphiquement) au moyen d’une partition, les marques de forme, les marques de couleur, les marques de motif…

La protection de tous les signes non traditionnels précités est admise sur le principe, ce qui signifie que contrairement aux signes olfactifs, gustatifs et tactiles, ils peuvent faire l’objet d’une représentation au registre. Toutefois, d’autres conditions de validité se dressent alors sur le chemin de leur protection. Il s’agit notamment de l’exigence de distinctivité d’une part et de l’interdiction des signes dits «nécessaires» d’autre part, le champ d’application de cette dernière ayant été élargi par la réforme.

Validité des nouveaux types de marques

L’application des principes jurisprudentiels dégagés relativement aux marques non traditionnelles permet de raisonner en termes de droit prospectif s’agissant des nouveaux types de marques. Cette approche met en évidence les nombreuses difficultés à surmonter pour une marque non traditionnelle afin d’être considérée comme valide.

D’abord, plusieurs arrêts fondateurs soulignent que les critères d’appréciation de la condition de distinctivité ne diffèrent pas en fonction du caractère traditionnel ou non de la marque. Néanmoins, en réalité, les marques non traditionnelles se trouvent largement invalidées au motif que le consommateur moyen ne serait pas à même de les identifier en tant que marques. Ces signes ne seraient finalement pas susceptibles de remplir la fonction essentielle de la marque qu’est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services. Il est à prévoir que la même solution sera applicable aux nouveaux types de marques.

Par ailleurs, la réforme a étendu le champ d’application de l’exception relative aux signes nécessaires, auparavant réservée aux signes tridimensionnels. Désormais, les signes constitués exclusivement d’une forme ou autre caractéristique nécessaire du produit, que ce soit en raison de la nature de ce produit, de la fonction technique qu’il est censé remplir ou de sa valeur substantielle, sont refusés à l’enregistrement (5).

Confusion des champs d’application des conditions de distinctivité et d’exclusion des signes nécessaires

A plusieurs reprises, l’EUIPO a conclu à la non-validité de signes présentant des caractéristiques nécessaires en se fondant uniquement sur leur absence de distinctivité. C’est le cas pour des signes, déposés sous la catégorie des marques de mouvement, reprenant un geste de main à accomplir pour faire fonctionner des appareils utilisant des systèmes de capteurs, et ne nécessitant donc aucun contact physique (6). Or, ces gestes de main ayant vocation à remplacer l’utilisation traditionnelle de télécommandes remplissent indéniablement une fonction technique. L’un et l’autre de ces fondements aboutiraient probablement à la nullité du signe. Toutefois, tous deux obéissent à différents régimes. En effet, si l’absence originelle de distinctivité du signe peut être acquise par l’usage, l’exclusion des signes nécessaires, n’admet quant à elle aucune exception.

En conclusion, il apparaît impératif que le juge de l’Union applique les textes issus de la réforme avec une extrême rigueur, afin de pouvoir résoudre les incertitudes d’interprétation qu’ils comportent. C’est d’autant plus essentiel à l’aune d’une diversification des signes susceptibles d’être déposés par les opérateurs économiques.

* Lauréate du Mastère Spécialisé/LLM droit et management international du prix juridique et fiscal Allen & Overy/HEC Paris 2020

(1). Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ; Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, suivis du Règlement d’exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018.

(2). Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.

(3). Articles 3§1 b) de la Directive et 4§1 b) du Règlement.

(4). Considérant 9 du Règlement d’exécution : «Du fait de la suppression de l’exigence de représentation graphique d’une marque, certains types de marques peuvent être représentés sous forme électronique et leur publication par les méthodes habituelles n’est donc plus adaptée. Afin de garantir la publication de toutes les informations liées à une demande […], l’accès à la représentation de la marque par un lien vers le registre électronique de l’Office devrait être reconnu comme une forme de représentation valable du signe à des fins de publication.»

(5). Articles 4§1 b) et 4§1 e) de la Directive et articles 7§1 b) et 7§1 e) du Règlement (souligné par nous).

(6). Voir notamment : dépôt n° 017280249 ; dépôt n° 017970781.