Par Charlotte Hébert-Salomon, avocate, et Vincent Chapuis, avocat, Altana

La législation sur la protection du secret des affaires issue de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 fait souvent l’objet d’une analyse comparative s’agissant des atouts qu’elle offrirait par rapport aux régimes de propriété intellectuelle.

Il est ainsi courant de la présenter soit comme un dispositif complémentaire permettant de préserver la confidentialité d’informations inéligibles à la protection par l’un des droits de propriété intellectuelle, soit comme une alternative éventuelle à la protection au titre de la propriété intellectuelle. Il arrive en effet que le secret des affaires soit hâtivement perçu comme un moyen plus simple, moins onéreux et plus durable que la propriété intellectuelle pour protéger ses actifs immatériels, en négligeant le fait que l’absence de droit privatif rend, dans de nombreux cas, la protection contre les atteintes moins efficace que par l’intermédiaire du droit de la propriété intellectuelle.

Il est pourtant un domaine dans lequel les deux corps de règles se sont trouvés fusionnés, et où la loi de 2018 est venue interagir directement sur des mécanismes existants du Code de la propriété intellectuelle : celui des procédures de saisie-contrefaçon – la reine des preuves en cette matière.

De fait, la recherche de la preuve de la contrefaçon ne figurant pas au titre des exceptions à la protection par le secret des affaires (telles que, notamment, l’exercice de pouvoirs d’enquête, la liberté d’expression ou encore la protection d’un intérêt légitime), il est possible, sous certaines conditions, de se prévaloir du secret des affaires dans le cadre d’opérations de saisie-contrefaçon.

Anticiper les contentieux de propriété intellectuelle grâce au secret des affaires

La notion d’information protégeable au titre du secret des affaires est relativement extensive puisque selon la définition qu’en donne désormais la loi, il s’agit d’une information (i) connue uniquement par un nombre restreint de personnes, (ii) qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle en raison de son caractère secret, et (iii) qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables.

Le «propriétaire» d’une information a donc un rôle crucial à jouer dans ce régime de protection, puisque c’est la nature de ses actes (avec qui aura-t-il partagé cette information, et comment l’aura-t-il protégée ?) qui qualifiera ou non l’information à la protection. En outre, la valeur commerciale effective ou potentielle d’une information étant une notion empreinte d’une certaine subjectivité, le champ des possibles est ouvert quant à la typologie des informations qui peuvent être couvertes par le secret des affaires.

Or la politique de détermination et de gestion des informations sensibles qu’une entreprise aura mise en œuvre est désormais susceptible d’avoir un impact direct en cas de saisie-contrefaçon, puisque la législation sur le secret des affaires est venue compléter la panoplie d’outils dont les magistrats disposent pour restreindre les conditions d’accès aux documents saisis dans le cadre de mesures d’instruction lorsque ces documents sont protégeables au titre de ce régime.

Il peut ainsi être décidé (soit d’office par le juge au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, soit après le déroulement des opérations à la demande du saisi ou d’un tiers) d’un placement sous séquestre des pièces appréhendées, de la consultation uniquement par le juge de ces mêmes pièces, d’une expertise de tri, d’une production partielle des pièces ou sous forme de résumé, d’une limitation du nombre de personnes habilitées à consulter les pièces en question, du déroulement des débats en chambre du conseil et non en audience publique, ou encore de l’adaptation de la motivation du jugement pour éviter qu’il y soit fait référence de façon publique à une information couverte par le secret des affaires.

Stratégies de protection et de défense pour le saisi

Pour l’entreprise qui serait la cible d’une mesure de saisie-contrefaçon, la protection de ses informations sensibles au titre du secret des affaires devrait permettre d’obtenir plus facilement, en cours de saisie, la mise sous séquestre provisoire de certains documents par l’huissier saisissant ou, postérieurement à la saisie, la consultation encadrée voire la mise à l’écart de certaines pièces, dans le cadre d’une procédure en modification ou en rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon ou bien lors d’une expertise de tri.

Il est donc primordial pour les entreprises susceptibles d’être concernées par ce type de mesures d’instruction d’avoir, par ordre de priorité : (i) déterminé les informations sensibles qu’elles détiennent, (ii) d’avoir prévu des dispositifs permettant d’en limiter la communication, et (iii) d’avoir mis en place les moyens de protection idoines (dont l’efficacité sera appréciée au cas par cas) afin, le cas échéant, de pouvoir se prévaloir de la protection desdites informations par le secret des affaires.

S’il est vrai que la pratique du séquestre provisoire était déjà courante avant la loi de 2018, l’apport de cette dernière réside surtout dans la procédure qu’elle instaure, post-saisie, pour qu’il soit statué sur le devenir des documents placés sous séquestre provisoire. La confirmation du séquestre ou de l’une des mesures de limitation évoquées ci-dessus devra ainsi être sollicitée par le saisi ou tout tiers intéressé sous trente jours (faute de quoi les documents sont automatiquement transmis au requérant) en exposant au juge les raisons pour lesquelles les informations concernées devraient être considérées comme étrangères à la résolution du litige.

Il est cependant recommandé au saisi d’invoquer le secret des affaires avec discernement, au risque de perdre toute crédibilité aux yeux du magistrat en demandant que soient écartés des documents dont il serait évident qu’ils ne sont pas couverts par le secret, et d’apparaître défavorablement comme animé d’une seule volonté d’obstruction à la mesure de saisie.

Stratégies d’anticipation pour le saisissant

Ces tactiques et arguments doivent également être bien appréhendés par les titulaires de droits de propriété intellectuelle à l’initiative d’une mesure de saisie-contrefaçon, afin d’anticiper et de tenter de neutraliser les demandes que le saisi voudrait formuler sur le fondement de la protection du secret des affaires.

Il sera ainsi utile au saisissant, dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, de dresser la liste des documents qu’il souhaite obtenir et pour lesquels le saisi ne pourra raisonnablement se prévaloir du secret des affaires, soit du fait du caractère accessible des informations en question à un public important (par exemple pour les brochures, notices, catalogues, etc.), soit du fait de l’absence de protection des informations recherchées (par exemple en cas de rapports annuels d’activité publiés sur internet, de documents affichés dans les espaces ouverts au public au sein de l’entreprise, etc.).

Le saisissant pourra également solliciter par avance une expertise de tri en cas de difficultés au cours de la saisie, afin que les pièces au titre desquelles le saisi se prévaudrait de la protection par le secret des affaires fassent l’objet d’une analyse par un cercle de confidentialité (généralement composé de représentants des deux parties, de leurs conseils respectifs et d’un expert indépendant). Le saisissant aura également intérêt à sensibiliser son huissier à l’importance de noter, dans son procès-verbal, l’existence et le type de moyens de protection qui auront été constatés au cours des opérations. Enfin, il devra veiller au respect du délai de trente jours dont le saisi dispose pour faire confirmer par le juge une demande de mise sous séquestre provisoire.

La pratique des saisies-contrefaçon, déjà strictement encadrée par le Code de la propriété intellectuelle et sévèrement contrôlée par les juges, promet donc un contentieux fourni sous l’angle de la protection du secret des affaires.